Por: Alejandra Brito Abogada.
Es más común de lo que crees que pase esto, sobre todo con marcas que vienen de generación, en donde el abuelo la crea, el papa la continua y ahora el nieto la usa, pero a nadie se le ocurrió protegerla para poder tener el uso exclusivo que otorga la Ley a los que cuentan con una registro marcario, y en esos casos nunca falta quien para sacar ventaja la registre, la mayoría de las veces es un miembro que forma parte de la familia que quiere hacer uso de ella pero no le dieron consentimiento y por alevosía va ante la autoridad marcaria y la registra a su nombre para aprovecharse del prestigio de la marca familiar; en otras ocasiones es un ex empleado ofendido quien la registra de mala fe con la pretensión de sacar algún lucro de los ex patrones, y en las menos de las veces, pero se da el caso, es un tercero que de casualidad la registro, a lo mejor, sin saber que existía en territorio nacional una marca en uso para los mismos productos o servicios.
Te lo explico contándote un ejemplo (el personaje y la marca son ficticios), pero el caso real en la práctica.
Don Juan Palomo, abrió en 1980 un pequeño taller mecánico en el garaje de su casa y le puso como nombre TALLER AUTOMOTRIZ PALOMO, cómo era muy buen mecánico y muy trabajador, comenzó a tener muchos clientes, empezó a crecer el negocio y hasta compró un espacio más grande, con el tiempo, sus hijos incursionaron en el oficio y lo ayudaban en el taller, como cada vez les iba mejor abrieron otras sucursales, empleando más gente, creciendo la empresa, la cual era conocida por su honradez y buen manejo, tenía más clientes e incursionaron en el servicio de grúas, pasado el tiempo los nietos de Don Juan se fueron involucrando para modernizar el taller que en 1980 su abuelo había empezado en el garaje de su casa, sin imaginar que iba crecer tanto su negocio, al grado que los clientes ya lo recomendaban diciendo –“llévalo al taller de PALOMO” o pide una “grúa PALOMO”, volviéndose la marca muy conocida en el medio de las talleres y grúas, uno de los nietos quería independizarse y abrir su propio taller, pero Don Juan sabía que no tenían la madurez, ni el conocimiento para poder abrir un taller y usar su marca, por lo que le negó el permiso a su nieto de usar la denominación PALOMO en su taller, temiendo lo desprestigiara por dar un mal servicio. El nieto sabía que su abuelo nunca registro la marca, ya sea por desconocimiento, por distracción, por desidia o porque no lo consideraba necesario, el caso es que no contaba con un registro que avalara el uso exclusivo, por lo que el nieto más informado se presenta ante el IMPI y solicita a su nombre la marca PALOMO, para talleres automotrices, el IMPI al no encontrar en su base de datos nacionales ninguna marca registrada con ese nombre para esos servicios, procedió a concederla a nombre del nieto, y éste abre su taller ostentando la marca PALOMO, nombre que su abuelo no les había autorizado a usar, pero de la que ahora él era el titular por haber obtenido el registro.
Te preguntaras, ¿Don Juan perdió la marca que con tantos años de trabajo y dedicación posicionó en el mercado, la cual los clientes distinguen como sinónimo de calidad y buena mano de obra en la reparación automotriz.?
La respuesta es no, no la perdió por que la ley de la materia señala -que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra terceros que de buena fe explotaban en el país la misma marca para los mismos productos o servicios, siempre que el tercero hubiere usado la marca, de manera ininterrumpida, antes de la presentación de la solicitud del registro-.
Lo que en el caso del ejemplo significa, que la marca que presentó con alevosía el nieto, no le afectaba a Don Juan en el uso, pues se podía demostrar que desde 1980 la creó y la ha usado ininterrumpidamente.
Pero, ¿el nieto ventajista también se quedó con la marca registrada y la usa en su taller? La respuesta es no, porque también la ley establece los mecanismos de defensa para este tipo de casos, creando la figura de Nulidad de la Marca, siguiendo con el ejemplo, Don Juan busco a un abogado experto en Propiedad Industrial, el cual lo asesoro debidamente y primero le aconsejó que presentara a su nombre una solicitud de marca ante el IMPI con la denominación PALOMO, para talleres mecánicos, señalando la fecha de primer uso, es decir el día, mes y año en el por primera vez Don Juan uso el nombre, esa solicitud, le concedía el interés jurídico necesario para preparar un procedimiento administrativo de Nulidad en contra de la marca otorgada a su nieto.
El IMPI, le citó a Don Juan un impedimento para la concesión de su marca, impedimento que ya sabíamos existiría, la marca PALOMO solicitada maliciosamente por el nieto, cuándo la autoridad notificó el oficio de anterioridad, Don Juan por conducto de su asesor legal, contestó dicho oficio y pidió la suspensión del trámite de la marca que solicitó y presentó en el mismo acto una Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad en contra de la Marca que le citaron como impedimento (la del nieto), en el escrito de demanda que presentó ante el IMPI, demostraba que tenía el mejor derecho de uso anterior, que aquel que presentó la marca, acreditándolo con las pruebas necesarias que la autoridad acepta para este tipo de procedimientos.
El IMPI al valorar las pruebas y ver que eran fehacientes para demostrar el uso anterior de la marca PALOMO por parte de Don Juan, emitió una resolución administrativa en la que declaraba la Nulidad de la Marca que de mala fe registrara el nieto de Don Juan y una vez anulado dicho registro, le concedió a Don Juan el registro de su marca PALOMO que por derecho de uso le correspondía.
Casos como este, nos han llegado muchos a la firma, por eso recomiendo que siempre se proteja una marca, no importa que tan pequeño creas que es el giro de tu negocio, las historias de éxito nunca paran y siempre es mejor proteger lo que con esfuerzo hemos creado.